如何避免专利被认定为非正常申请专利？

原标题：如何避免自己撰写的申请被认定为非正常专利申请

文 | 霍文娟

2019年1月7日，全国知识产权局局长会议在北京召开，会议中指出要严厉打击非正常专利申请。国家知识产权局于2019年3月28日发布18份专利代理惩戒决定书，正式开启治理专利代理中的非正常专利申请的行为，此次惩戒涉及多个业内知名的代理所的数百件申请，惩戒结果包括责令停止承接新的专利代理业务12个月，严重的撤销专利代理机构注册证。

那么，什么专利申请会被认为是非正常专利申请，作为一名专利代理师，又如何避免自己勤勤恳恳撰写的申请被认定为非正常专利申请呢？

关于非正常专利申请的概念，在2017年4月1日实施的修订后的国家知识产权局《关于规范专利申请行为的若干规定》中有明确规定。

该规定中所称非正常申请专利的行为是指：

（一）同一单位或者个人提交多件内容明显相同的专利申请；（二）同一单位或者个人提交多件明显抄袭现有技术或者现有设计的专利申请；（三）同一单位或者个人提交多件不同材料、组分、配比、部件等简单替换或者拼凑的专利申请；（四）同一单位或者个人提交多件实验数据或者技术效果明显编造的专利申请；（五）同一单位或者个人提交多件利用计算机技术等随机生成产品形状、图案或者色彩的专利申请；（六）帮助他人提交或者专利代理机构代理提交本条第一项至第五项所述类型的专利申请。

换而言之，一切只为追求受理通知书、专利授权证书等，最终为追求政策红利、骗取自主的申请都是非正常申请，并且该非正常申请具有如上一至六款所示出的特征。

针对上述特征，笔者进一步分析这六款中涉及的情况（已参考国知局条法司解释）：

01

同一单位或者个人提交多件内容明显相同的专利申请

同一单位或者个人可以为发明人，也可以为申请人。例如，某公司提交了多件内容明显相同的专利申请，对应的这多件专利申请的发明人可以相同，也可以不同；再例如，F公司、H公司以及K公司三个公司分别提交了一件专利申请，这三件专利申请的内容明显相同，并且发明人有部分相同。

其中，内容明显相同包括两种情况：

第一种，内容完全一致，即记载的文件完全一样。例如，两个专利申请的权利要求1都是：一种电路，包括放大电路、滤波电路以及开关器件。从权也完全相同。

第二种，内容仅作简单的变化，实质是相同的。例如，权利要求1都是：一种获取产品信息的方法，包括：获取产品的二维码；解析二维码，得到所述产品的相关信息。其中一个专利申请的权2为：所述相关信息包括以下至少之一：生产日期、产地、保质期。另一个专利申请的权2为：所述相关信息包括以下至少之一：生产日期、保质期。

02

同一单位或者个人提交多件明显抄袭现有技术或者现有设计的专利申请

其中的同一单位或者个人与第一款情况的定义一样，这里就不再赘述。明显抄袭现有技术或者现有设计的专利申请，可以包括完全抄袭、拼凑抄袭和替换式抄袭三种情况。

其中，完全抄袭就是和现有技术或者现有设计完全一致，比较好理解，此处就不举例了。

拼凑式抄袭就是专利申请抄袭了至少两个现有技术或者现有设计，例如，现有技术1中公开了，太阳能电池包括依次叠置的第一电极、衬底、钝化层、第一掺杂层、减反射层以及第二电极。现有技术2公开了一种太阳能电池，且具体公开了：钝化层包括氮化硅和碳化硅的至少一种。某申请公开了：太阳能电池包括依次叠置的第一电极、衬底、钝化层、第一掺杂层、减反射层以及第二电极，其中，钝化层包括氮化硅和碳化硅的至少一种。

替换式抄袭就是对现有技术中的某个特征进行简单替换，例如：现有技术：一种显示模组，包括背光模组和显示面板，其中背光模组的光源为LED 。某申请：一种显示模组，包括背光模组和显示面板，其中背光模组的光源为OLED。

03

同一单位或者个人提交多件不同材料、组分、配比、部件等简单替换或者拼凑的专利申请

这一款包括不同材料的简单替换或者拼凑、不同组分的简单替换或者拼凑、不同配比的简单替换或者拼凑、不同部件的简单替换或者拼凑这些情况。

对于不同材料的简单替换或者拼凑，举一个简单替换的例子，某人提交了三件专利申请，其中，第一件中的独权公开了：一种MTJ，包括依次叠置的Co固定层、MgO绝缘势垒层以及Fe自由层。第二件中的独权公开了：一种MTJ，包括依次叠置的Fe固定层、Al3O2绝缘势垒层以及Co自由层。第三件中的独权公开了：一种MTJ，包括依次叠置的Al3O2固定层、Al3O2绝缘势垒层以及Co自由层。

对于不同配比、不同部件的简单替换或者拼凑与材料的替换或者拼凑类似，只是将对应的材料替换为组分、部件或者配比而已。

04

同一单位或者个人提交多件实验数据或者技术效果明显编造的专利申请

例如，某公司提交了多个专利申请，均为防紫外材料，各种防紫外材料中都包括硬化涂料、紫外线吸收剂和紫外线反射剂，只是这三种材料的重量含量不同。每个申请的说明书中都包括多个实施例，这些实施例中，防紫外材料均仅仅由硬化涂料、紫外线吸收剂和紫外线反射剂组成，但是，这三种材料的重量含量加起来都不是100%，有的大于100%，有的小于100%。

05

同一单位或者个人提交多件利用计算机技术随机生成产品形状、图案或色彩的专利申请

例如，某公司提交了多个外观设计申请，包括多种产品，有水杯、椅子、桌子等产品，这些产品的图案均为不同颜色的矩形，圆形、三角形形成的图案。

06

帮助他人提交或者专利代理机构代理提交本条第一项至第五项所述类型的专利申请

例如：王五将多件明显相同的专利申请重复出售给多个其他人，联系人均为王五。

如果专利申请属于上述六款中的任一款中的情况，后续就可能收到非正常专利申请初步确认意见通知书，后续一旦被认定为非正常申请，就会受到相应的处理或处罚。

所以，在实际的工作中，代理师有责任及义务为客户的专利布局和专利挖掘提供专业的意见，避免出现上述任意一种或多种非正常申请专利的情况。

那么，作为一名严格遵守《专利代理条例》，按照规范的专利代理行为执业的专利代理师应该如何避免收到非正常专利申请相关的通知书呢，笔者归纳以下几点与各位探讨：

1、目前的非正常申请很多是同一个申请人同天递交同一领域的大批量案件，因此，对于发明点不相关但是为同一个申请在同一个领域中的案件，代理人尽量避免同一时间大批量递交，并且及时提醒申请人。

2、对于一个技术主题下的围绕核心专利的多个专利，或者针对技术改进不大的多个专利申请应该在和客户充分沟通新创性的前提下，告知非正常专利申请的可能，以提前应对。

3、撰写过程中，应该核实实施例中的实验数据等，避免相互矛盾的情况。

4、避免大量分案，尤其是从保护作用方面而言没有必要的分案。

文源：康信知识产权

排版、编辑：知识产权进行时

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